Yếu tố xâm phạm quyền về tên sản phẩm: Nhìn từ trường hợp ‘ỐNG NHỰA BÌNH MINH’

Tình huống thực tế

Năm 2023, Đội QLTT số 1 – Cục QLTT tỉnh Long An nhận thấy có hành vi: bán hàng hoá là ống nhựa có gắn Dấu hiệu - tên sản phẩm “NHUA BINH MINH VIET” trên sản phẩm (chủ thể là: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng – Điện nước Quốc Tài, địa chỉ: 119, ấp Giồng Ngang, Hoà Khánh Đông, Đức Hoà, Long An (Người phân phối). (sau đây gọi tắt là “Công ty Quốc Tài”/Người bị nghi ngờ).

Dấu hiệu này bị nghi ngờ là tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu được bảo hộ (theo GCNĐKNH số 180400, cấp năm 2012): “ỐNG NHỰA BÌNH MINH”.

Trên cơ sở đó, Đội QLTT số 1 (Người nộp đơn) đã yêu cầu giám định để phục vụ cho việc xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, do Người thứ ba thực hiện, với Nội dung giám định là: Các Đối tượng giám định được Người bị nghi ngờ sử dụng, có phải là yếu tố xâm phạm đối với Nhãn hiệu được bảo hộ theo GCNĐKNH số 180400 hay không.

Căn cứ pháp lý, cơ sở lý luận

Theo quy định của pháp luật: “Yếu tố xâm phạm” là yếu tố được tạo ra từ hành vi xâm phạm quyền” (Điều 3.22 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ - Sau đây gọi tắt là “Nghị định 65/2023”)

“Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là dấu hiệu gắn với hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ” (Điều 77.1 Nghị định 65/2023).

Các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:

“1. Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:

a) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;

b) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

c) Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

d) Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.”(Điều 129.1 Luật Sở hữu trí tuệ).

“Để xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không, cần phải so sánh dấu hiệu đó với nhãn hiệu, đồng thời phải so sánh hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ. Chỉ có thể khẳng định có yếu tố xâm phạm khi đáp ứng cả hai điều kiện sau đây:

a) Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ; trong đó một dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có cùng cấu tạo và cách thức thể hiện; một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số thành phần hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc đối với dấu hiệu nhìn thấy được, nhạc điệu, âm điệu đối với dấu hiệu âm thanh và việc sử dụng dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;

b) Hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ; hoặc có mối liên quan với nhau về bản chất hoặc chức năng hoặc phương thức thực hiện.” (Điều 77.3 Nghị định số 65/2023)

“Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, dấu hiệu bị nghi ngờ bị coi là yếu tố xâm phạm nếu:

“a) Dấu hiệu bị nghi ngờ đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

b) Hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự, không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.” (Điều 77.4 Nghị định số 65/2023).

Như vậy, yếu tố xâm phạm quyền (YTXPQ) đối với nhãn hiệu là đối tượng (yếu tố) đáp ứng đầy đủ 3 ĐIỀU KIỆN sau đây:

Điều kiện thứ nhất: là dấu hiệu được gắn (thể hiện, trình bày) trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo, phương tiện kinh doanh khác;

Điều kiện thứ hai: trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu;

Điều kiện thứ ba: được sử dụng một cách không hợp pháp, cụ thể là đối tượng được Người thứ ba sử dụng nhưng không được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép hoặc không được pháp luật cho phép.

Đánh giá điều kiện thứ nhất để Đối tượng giám định bị coi là YTXPQ đối với Nhãn hiệu đối chứng (Đối tượng giám định là dấu hiệu được gắn (thể hiện, trình bày) trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo, phương tiện kinh doanh khác)

Sau khi áp dụng các phương pháp giám định (so sánh, đối chiếu; phân tích, đánh giá, nhận định; tổng hợp), kiểm tra, tham chiếu tình trạng bảo hộ của Nhãn hiệu đối chứng trên cơ sở dữ liệu nhãn hiệu quốc gia (Cục Sở hữu trí tuệ), Cơ quan giám định – Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ đã ban hành Kết luận giám định Sở hữu công nghiệp số: NH737-23TC/KLGĐ, ngày 31/8/2023. Theo đó:

Với Dấu hiệu (dạng chữ) – tên sản phẩm “NHUA BINH MINH VIET” in trên ống nhựa – sản phẩm của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh Việt (Mẫu vật), KLGĐ số NH737 đánh giá: Đáp ứng cả hai nội dung giám định: i) “Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa” (Điều 72.1 Luật SHTT), và ii) Được gắn trên một trong các dạng vật mang là hàng hoá/bao bì hàng hoá/phương tiện dịch vụ/giấy tờ giao dịch/biển hiệu/phương tiện quảng cáo/phương tiện kinh doanh khác.

Đánh giá điều kiện thứ hai để Đối tượng giám định bị coi là YTXPQ đối với Nhãn hiệu đối chứng (Đối tượng giám định là dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu đối chứng)

Để đánh giá Điều kiện này, cần phải so sánh Đối tượng giám định với Nhãn hiệu được bảo hộ (“Nhãn hiệu đối chứng”) và so sánh sản phẩm/dịch vụ mang (gắn) Đối tượng giám định với sản phẩm/dịch vụ được bảo hộ.

Cơ sở để so sánh là nội dung dưới dạng sử dụng của Đối tượng giám định được thể hiện trong Tài liệu/Mẫu vật giám định và Phạm vi bảo hộ của Nhãn hiệu đối chứng (theo Điều 34.1 Nghị định số 65/2023). Việc so sánh được thực hiện theo quy định tại Điều 77.3 Nghị định số 65/2023.

Về mặt lý thuyết, chỉ có thể khẳng định rằng Đối tượng giám định và Nhãn hiệu đối chứng trùng/tươn tự đến mức gây nhầm lẫn nếu có xảy ra một trong các tình huống sau đây:

Tình huống 1: Cả hai kết quả so sánh (so sánh dấu hiệu và so sánh sản phẩm/dịch vụ) đều là “trùng” nhau;

Tình huống 2: Một trong hai kết quả so sánh là “trùng” nhau, kết quả so sánh còn lại là “tương tự” nhau và có căn cứ/cơ sở để khẳng định rằng người tiêu dùng có khả năng bị nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá/dịch vụ;

Tình huống 3: Cả hai kết quả so sánh đều là “tương tự”nhau và có căn cứ/cơ sở để khẳng định rằng người tiêu dùng có khả năng bị nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá/dịch vụ.

Kết quả tham chiếu cho thấy:

So sánh về sản phẩm/dịch vụ: Sản phẩm/Dịch vụ được bảo hộ thuộc Nhóm 19: Ống nước nhựa cứng; tấm lợp bằng nhựa; phụ tùng ống nước nhựa cứng dùng dung xây dựng, là trùng với sản phẩm bị xem xét - “Ống nhựa” (bên cạnh đó còn 2 mức độ đánh giá khác: Tương tự, Khác biệt).

So sánh dấu hiệu, nhãn hiệu: so sánh Nhãn hiệu được bảo hộ - “ỐNG NHỰA BÌNH MINH” với Đối tượng giám định – “NHUA BINH MINH VIET” cho thấy Kết quả so sánh là: Tương tự. Đối tượng giám định (dấu hiệu “NHUA BINH MINH VIET” – Dấu hiệu) được coi là tương tự với Nhãn hiệu được bảo hộ số 180400 (Nhãn hiệu) vì lý do sau:

Dấu hiệu được kết hợp bởi chữ “NHUA” VÀ “BINH MINH VIET” (mặc dù Dấu hiệu không sử dụng dấu “tiếng Việt” nhưng vẫn dễ dàng được đọc và hiểu là “Nhựa Bình Minh Việt” vì được gắn trên sản phẩm nhựa và Công ty sản xuất sản phẩm gắn Dấu hiệu là “Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh Việt”); trong đó, chữ “BINH MINH VIET” đóng vai trò là thành phần chính (mạnh), còn chữ “NHUA” chỉ là từ mang tính chất mô tả chất liệu của sản phẩm nên chỉ là thành phần thứ yếu.

Tương tự như vậy, chữ “BÌNH MINH” trong Nhãn hiệu cũng đóng vai trò là thành phần chính (mạnh). Nếu thành phần chính của Dấu hiệu và Nhãn hiệu trùng nhau/tương tự nhau thì Dấu hiệu được coi là thuộc phạm vi bảo hộ của Nhãn hiệu.

Thành phần mạnh của Dấu hiệu (“BINH MINH VIET”) tương tự với thành phần của Nhãn hiệu (“BÌNH MINH”) về cấu trúc, cách trình bày: đều gồm các chữ cái in hoa thông thường trùng nhau về nội dung và vị trí sắp xếp “BINH” + “MINH” và có thể được đọc là /bình minh/. Dấu hiệu chỉ khác Nhãn hiệu là không sử dụng dấu và có thêm chữ “VIET”. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, sự khác biệt này là thứ yếu so với sự tương tự về cấu trúc, cách trình bày, phát âm và ý nghĩa giữa Dấu hiệu và Nhãn hiệu. Do đó, về tổng thể, Dấu hiệu được coi là tương tự với Nhãn hiệu.

Tổng hợp kết quả so sánh; Đánh giá khả năng gây nhầm lẫn

Như vậy, kết quả so sánh cho thấy, một trong hai kết quả so sánh là “trùng” nhau, kết quả còn lại là “tương tự” nhau. Vì vậy, cần phải đánh giá thêm để xem có khả năng người tiêu dùng bị nhầm lẫn về sản phẩm bị xem xét với sản phẩm được bảo hộ không.

Trong trường hợp này, Dấu hiệu tương tự với Nhãn hiệu khiến cho về mặt thị giác và thính giác, người tiêu dùng dễ bị nhầm lẫn Dấu hiệu với Nhãn hiệu hoặc khiến cho người dùng lầm tưởng rằng giữa chúng có mối liên quan với nhau. Ngoài ra, sản phẩm mang Dấu hiệu, Nhãn hiệu là cùng loại nên đều được phân phối theo cùng kênh thương mại. Trong bối cảnh đó, người tiêu dùng rất dễ nhầm lẫn rằng các sản phẩm đó đều có cùng một nguồn gốc, nghĩa là người tiêu dùng có nhiều khả năng bị nhầm lẫn về nguồn gốc giữa sản phẩm mang Dấu hiệu và Nhãn hiệu.

Từ đó, KLGĐ số NH737 kết luận: Điều kiện thứ hai để Đối tượng giám định bị coi là yếu tố xâm phạm quyền được đáp ứng.

Đánh giá điều kiện thứ ba để Đối tượng giám định bị coi là YTXPQ đối với Nhãn hiệu đối chứng (Việc sử dụng Đối tượng là hành vi không được phép).

Các trường hợp được phép sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ?

Pháp luật có quy định rằng, trong một số trường hợp, Người thứ ba (không phải là chủ sở hữu Nhãn hiệu được bảo hộ), có quyền sử dụng chính nhãn hiệu được bảo hộ hoặc nhãn hiệu (dấu hiệu) tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu đó. Trong những trường hợp như vậy, việc sử dụng dấu hiệu không bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu, dấu hiệu được sử dụng không bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu. Các trường hợp đó như sau:

Trường hợp thứ nhất: Dấu hiệu được sử dụng là đối tượng được bảo hộ theo pháp luật, với người có quyền được bảo hộ chính là Người bị nghi ngờ (ví dụ: Đối tượng giám định là Tên thương mại đã được Người bị nghi ngờ sử dụng hợp pháp từ trước ngày Nhãn hiệu đối chứng được bảo hộ).

Trường hợp thứ hai: Dấu hiệu được sử dụng là đối tượng li xăng mà Người bị nghi ngờ là bên nhận (còn bên giao có thể là Chủ sở hữu Nhãn hiệu hoặc là người đã được cấp li xăng từ Chủ sở hữu đó) và việc sử dụng Đối tượng giám định là phù hợp với li xăng đó;

Trường hợp thứ ba: Việc sử dụng Dấu hiệu thuộc trường hợp “sử dụng trung thực tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác khác của hàng hóa, dịch vụ” quy định tại điều 125.h Luật Sử trí tuệ;

Trường hợp thứ tư: Việc sử dụng Dấu hiệu thuộc dạng lưu thông/nhập khẩu hàng hóa gắn Dấu hiệu đó nhưng đó là “ hàng hóa do chủ sở hữu, người được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước nhãn hiệu đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài” theo quy định tại Điều 125.2.b Luật Sở hữu trí tuệ.

Điều kiện thứ ba được coi là đáp ứng nếu Đối tượng giám định (dấu hiệu “NHUA BINH MINH VIET” không thuộc trường hợp nào nêu trên.

Đối tượng giám định có phải là đối tượng được phép sử dụng của Người bị nghi ngờ hay không?

Như đã nêu trên, người bị nghi ngờ là Công ty Quốc Tài. Đối tượng giám định có thuộc một trong các trường hợp nêu trên hay không? Theo KLGĐ số NH737:

Đối tượng giám định không thuộc trường hợp thứ nhất, vì: Công ty Quốc Tài và Công ty cổ phần nhựa Bình Minh Việt không có nhãn hiệu nào được bảo hộ có nội dung là “NHUA BINH MINH VIET” dùng cho sản phẩm ống nhựa.

Tuy nhiên, vì các Dấu hiệu giống với phần Tên riêng của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh Việt, do vậy “NHUA BINH MINH VIET” là tên thương mại của Công ty này. Theo trang thông tin tra cứu về Người nộp thuế tại trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế, ngày bắt đầu sử dụng tên thương mại “NHUA BINH MINH VIET” là ngày 23.11.2022. Nếu việc sử dụng tên thương mại này gây xung đột với nhãn hiệu của doanh nghiệp khác thì đối tượng nào có ngày xác lập (phát sinh) quyền sớm hơn sẽ được coi là được bảo hộ.

Như đã thấy, ngày bắt đầu sử dụng Tên “NHUA BINH MINH VIET” của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh Việt là ngày 23.11.2022 - có sau (muộn hơn) so với ngày Nhãn hiệu được bảo hộ là ngày 02.03.2012. Theo Điều 7.2 Luật Sở hữu trí tuệ, “NHUA BINH MINH VIET” như thể hiện trên Mẫu vật và Tài liệu (được gửi trong hồ sơ yêu cầu giám định) không được bảo hộ dưới danh nghĩa Tên thương mại so với Nhãn hiệu đối chứng.

Đối tượng giám định không thuộc trường hợp thứ hai, vì: Theo Cơ sở dữ liệu về Nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ quản lý, chủ sở hữu Nhãn hiệu số 180400 không cấp quyền sử dụng nhãn hiệu trên cho Công ty Quốc Tài và Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh Việt. Nghĩa là các chủ thể này không phải là người được nhận li xăng Nhãn hiệu từ Chủ sở hữu của nhãn hiệu.

Đối tượng giám định không thuộc trường hợp thứ ba, vì: Đối tượng giám định trên sản phẩm như đã nêu không phải là “dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc, địa lý và các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ, hàng hóa, dịch vụ”.

Đối tượng giám định không thuộc trường hợp thứ tư, vì: Sản phẩm không phải do Chủ sở hữu Nhãn hiệu sản xuất và đưa ra thị trường.

Như vậy, Đối tượng giám định không thuộc trường hợp nào để được coi là được phép sử dụng. Nghĩa là điều kiện thứ ba được đáp ứng.

Tổng hợp và Kết luận

KLGĐ số NH737 đánh giá: Ba điều kiện/căn cứ đánh giá đều Đáp ứng để Đối tượng giám định bị coi là yếu tố xâm phạm quyền.

Từ đó, KLGĐ số NH737 kết luận: Dấu hiệu “NHUA BINH MINH VIET” trên sản phẩm ống nhựa PVC (02 Mẫu vật được giám định) là yếu tố xâm phạm quyền (quy định tại Điều 77 Nghị định số 65/2023 đối với Nhãn hiệu được bảo hộ theo GCNĐKNH số 180400 của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh (đó là nhãn hiệu: ỐNG NHỰA BÌNH MINH”.

Từ trường hợp trên, có thể thấy, khi xem xét để đánh giá về yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, pháp luật có nhiều nội dung bảo vệ những nhãn hiệu đã được cấp chứng nhận bảo hộ, bên cạnh đó, tên thương mại được xác lập và sử dụng (theo dữ liệu của cơ quan quản lý thuế) cũng là yếu tố quan trọng. Đây là hai thành phần quan trọng trong quá trình xây dựng thương hiệu doanh nghiệp từ những ngày đầu, cũng là căn cứ quan trọng để giải quyết các vi phạm về quyền sở hữu công nghiệp theo cơ chế tại Toà án hoặc cơ chế hình sự.

Phúc Huy

Yếu tố xâm phạm quyền về tên sản phẩm: Nhìn từ trường hợp ‘ỐNG NHỰA BÌNH MINH’ – ‘NHUA BINH MINH VIET’